Gewerblicher Rechtsschutz im Spannungsfeld zu den Grundfreiheiten des EGV: Ein Beitrag zum Einfluss des Markenrechts auf den freien Warenverkehr

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

1. Einleitung
1.1. Die Ausgangsproblematik
1.2. Spezifischer Gegenstand des Markenrechts

2. Der Erschöpfungsgrundsatz
2.1. EuGH, Rs 192/73 (Van Zuylen /HAG = HAG I)
2.2. EuGH, Rs C-10/89 (CNL-SUCAL /HAG = HAG II)
2.3. EuGH, Rs C-9/93 (IHT/Ideal Standard)
2.3.1. Warenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr
2.3.2. Territorialitätsprinzip im Warenzeichenrecht
2.3.3. Spezifischer Gegenstand des Warenzeichenrechts und Qualitätskontrolle der gekennzeichneten Waren
2.3.4. Eigenschaften einer nationalen Marke
2.3.5. Zwischenergebnis
2.4. EuGH, Rs C-355/96 (Silhouette International)
2.5. EuGH, Rs C-173/98 (Sebago Inc und Ancienne Maison Dubois et Fils SA / GB Unic SA)
2.6. EuGH, verb Rs C-414/99, C-415/99, C-416/99 (Zino Davidoff / A&G Imports Ltd; Levi Strauss / Tesco und Costco Wholesale)
2.7. Auswertung

3. Die Problematik von Parallelimporten
3.1. Umpacken von Originalware
3.2. Markendifferenzierung
3.3. Neuetikettierung von Originalware
3.4. Auswertung und Folgerungen
3.4.1. Parallelimporte und Herkunftsfunktion
3.4.2. Verhältnis von Art 7 MarkenRL zu Art 28 EGV und Art 30 EGV

4. Gemeinschaftsmarke und freier Warenverkehr

5. Zusammenfassung - Ergebnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Literaturverzeichnis

Beckmann Roland Michael, Die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht, GRURInt 1998, 836.

Bonet Georges, Intellectual Property, YBEL 1989, 315.

Berlit Wolfgang, Markenrechtliche und europarechtliche Grenzen des Markenschutzes, GRUR 1998, 423.

Callies Christian/Ruffert Matthias (Hrsg), Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, Neu­wied-Kriftel 1999.

Cornish W.R., Intellectual Property, YBEL 1990, 315.

Ebenroth Carsten Thomas, Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfrei­heit - Ein Beitrag zur Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte, Heidelberg 1992.

Ebenroth Carsten Thomas / Parche Ulrich, Markenaufspaltung und nationale Markenrechte im Spannungsverhältnis zum Grundsatz des freien Warenverkehrs, GRURInt 1989, 738.

Fezer Karl-Heinz, Grundprinzipien und Entwicklungslinien im europäischen und internatio­nalen Markenrecht, WRP 1998, 1.

Fezer Karl-Heinz, Markenrecht, 3. Aufl, München 2001.

Friden Georges, Recent Developments in EEC Intellectual Property Law: The Distinction be­tween Existence and Exercise revisited, CMLR 1989, 193.

Gamerith Helmut, Turbulenzen im europäischen Markenrecht, RdW 1998, 598.

Gamerith Helmut, Der Funktionswandel der Marke unter dem Einfluss des Rechts der Europäischen Gemeinschaft, FS 100 Jahre PA, Wien 1999, 133.

Gaster Jens, Funktionen des Binnenmarktes und Paralleleinfuhren aus Drittländern: Ein Plä­doyer gegen die internationale [globale] Erschöpfung von Immaterialgüterrechten, wbl 1997, 47.

Harte-Bavendamm Henning / Scheller Eva, Die Auswirkungen der Markenrechtsrichtlinie auf die Lehre von der internationalen Erschöpfung, WRP 1994, 571.

Hornbanger Kathrin, EuGH stoppt Parallelimporte aus Drittländern, ecolex 1998, 811.

Joliet René, Markenrecht und freier Warenverkehr - Abkehr von Hag I, GRURInt 1991, 177.

Joliet René, Trade Mark Law and the Free Movement of Goods: The Overruling of the Judg­ment Hag I, IIC 1991, 303.

Joller Gallus, Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht, GRURInt 1998, 751.

Karsch Gerhard, Gewerblicher Rechtsschutz in Österreich und im Europarecht, ecolex 1994, 175.

Koppensteiner Hans-Georg, Markenrechtsentwicklung und Parallelimport, ÖBl 1994, 195.

Lattenmayer Hannes, Erschöpfung von Markenrechten, ecolex 1999, 100.

Lehmann M. / Schönfeld Th., Die neue europäische und deutsche Marke: Positive Handlungs­rechte im Dienste der Informationsökonomie, GRUR 1994, 481.

Lüder Tilman E., Keine Angst vor der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Abwägung zwi­schen nationalem Markenrecht und der Freiheit des Warenverkehrs, EuZW 1995, 15.

Lüder Tilman E., Die Rolle des nationalen Markenrechts in einem europäischen Binnenmarkt, EuZW 1994, 112.

Marenco Giuliano / Banks Karen, Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement: Discrimination Unearthed, ELR 1990, 224.

Mayer Ilse, Die Marke nach europäischem Recht - die Gemeinschaftsmarke, ÖBl 1994, 203.

Müller-Gr aff Peter-Christian, Art 36, in von der Groeben Hans / Thiesing Jochen / Ehler­mann Claus-Dieter (Hg.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, Baden-Baden, 5. Aufl, 1997.

Oliver Peter, Of Split Trade Marks and Common Markets, MLR 1991, 587.

Orou Franz-Martin, Der Erschöpfungsgrundsatz wird „europareif“, ÖBl 1998, 284

Pöchhacker Christof, Die Bedeutung der ersten Markenrichtlinie für das österreichische Mar­kenrecht, in Koppensteiner Hans-Georg (Hrsg), Österreichisches und europäisches Wirt­schaftsprivatrecht, Teil 2: Geistiges Eigentum, Wien 1996, 1.

Rodríguez Iglesias Gil Carlos, Die Bedeutung der Rechtsprechung des Europäischen Ge­richtshofes für die Errichtung des Binnenmarktes, in Schwarze Jürgen (Hrsg), Unverfälschter Wettbewerb für Arzneimittel im europäischen Binnenmarkt, Baden-Baden 1998, 9.

Sack Rolf, Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach euro­päischem Recht, GRUR 1999, 193.

Sack Rolf, Die Erschöpfung von Markenrechten nach Europäischem Recht, RIW 1994, 897.

Sack Rolf, Zeichenrechtliche Grenzen des Umpackens fremder Waren, GRUR 1997, 1

Sack Rolf, Der markenrechtliche Erschöpfungsgrundsatz im deutschen und europäischen Recht, WRP 1998, 549.

Schanda Reinhard, Markenschutzgesetz idF der Markenrechts-Nov 1999 - Praxiskommentar, Wien 1999.

Schanda Reinhard, Parallelimport und Herkunftsfunktion der Marke, ÖBl 1996, 167.

Schanda Reinhard, Die Schlussanträge gegen die internationale Erschöpfung des Marken­rechts, ecolex 1998, 409.

Schwarze Jürgen (Hrsg), EU-Kommentar, Baden-Baden 2000.

Shea Nicholas, Parallel Importers‘ Use of Trade Marks: The European Court of Justice Con­fers Rights but also imposes Responsibilities, EIPR 1997, 103.

Steger Erik, „Aus“ für die Theorie vom gemeinsamen Ursprung der Marke, ecolex 1994, 820

Urlesberger Franz Christof, Der zweigleisige Vertrieb von Markenware in der Europäischen Union, wbl 2000, 6.

Vanzetti Adriano, Die Funktion der Marke in einem System der freien Übertragbarkeit, GRURInt 1999, 205.

Vinje Thomas C., Harmonising Intellectual Property Laws in the European Union: Past, Pre­sent and Future, EIPR 1995, 361.

Wichard Johannes Christian, Weltweite oder europaweite Erschöpfung von Markenrechten?, GRUR 1997, 711.

1. Einleitung

1.1. Die Ausgangsproblematik

Nationale gewerbliche Schutz- und Immaterialgüterrechte beziehen sich auf rechtliche In­strumente, die gewerbliche und kommerzielle Rechtspositionen schützen sollen.^[1] In dieser Funktion stehen sie wesensmäßig in Spannung zu zwei zentralen Materien, die eine Regelung im europäischen Gemeinschaftsrecht finden.

Zum einen ist dies die Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit gem Art 28 und 29 EGV und Art 49 EGV, zum anderen die Freiheit des unternehmerischen Wettbewerbs, insofern immaterialgüterrechtliche Lizenzverträge wettbewerbsrechtliche Beschränkungen enthalten. Dies betrifft insbesondere Art 81 EGV und Art 82 EGV.

Im Bereich der Warenverkehrsfreiheit bestimmt Art 30 EGV unter anderem, dass die Be­stimmungen der Art 28 und 29 EGV nationalen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten bzw entsprechenden Beschränkungen nicht entgegenstehen, die aus Gründen des gewerbli­chen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen allerdings weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH fallen unter das gewerbliche und kommerzielle Eigen­tum das Patentrecht^[2], das Markenrecht (Warenzeichenrecht)^[3], das Urheberrecht^[4], das Ge­schmacks- und Gebrauchsmusterrecht sowie die Ursprungsbezeichnung^[5] und geographische Herkunftsangabe.^[6] Ausprägung und Wirkung der Rechte steht weiterhin in der Kompetenz der Mitgliedstaaten.^[7]

Durch die Ausübung genannter Rechte besteht die Gefahr weitgehender Beschränkungen des freien Warenverkehrs. Denn im Gegensatz zur Begründung der Rechte ist ihre Ausübung nicht auf rein innerstaatliche Sachverhalte beschränkt.^[8] Das Patent-, Marken- und Urheber­recht sind durch das Territorialitätsprinzip gekennzeichnet und können daher eine Abschot­tung der nationalen Märkte nach sich ziehen. Rechtsinhaber können den Import von Waren, die von ihm selbst oder mit ihrer Zustimmung in einem anderen Staat in Verkehr gebracht worden sind, verhindern. Dies führt zwangsläufig zu Handelsbeschränkungen. Sie können grundsätzlich nach Art 30 EGV gerechtfertigt werden, da Einfuhrhindernisse aufgrund des gewerblichen und kommerziellen Eigentums möglich sind.^[9]

Die Geltendmachung von nationalstaatlich gewährten Schutzwirkungen gewerblicher Schutz­rechte testete Der EuGH hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht zu­nächst auf der Grundlage der Wettbewerbsbestimmungen des EGV, sohin insbesondere Art 81 EGV und Art 82 EGV. Fehlt es jedoch an einer Vereinbarung oder an einem sonstigen ab­gestimmten Verhalten, so ist der Anwendungsbereich der Wettbewerbsbestimmungen nicht eröffnet. Auch hat der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes nicht bereits deshalb eine marktbeherrschende Stellung, weil er aufgrund seiner ausschließlichen Rechtsposition in der Lage ist, Benutzungshandlungen durch Dritte im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates zu un- terbinden.^[10] Es stellt sich dann aber die Frage nach der Vereinbarkeit des Untersagungsbegeh­rens mit den Grundfreiheiten des EGV, wobei vornehmlich die Warenverkehrs- und Dienst­leistungsfreiheit in Betracht zu ziehen ist.

Um eine Aushöhlung der Grundfreiheiten zu verhindern, hat der EuGH in seiner Rechtspre­chung die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung der gewerblichen Schutzrechte entwickelt.^[11] Der EGV lässt den Bestand der Rechte unberührt, die Ausübung ist jedoch am Maßstab der einschlägigen vertraglichen Vorschriften, einschließlich der Warenverkehrsfrei­heit, zu überprüfen und nur erlaubt, wenn sie zur Wahrung der Rechte erforderlich ist, die den spezifischen Gegenstand des jeweiligen Rechts darstellen.^[12] Die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung ist dogmatisch nicht zweifelsfrei. Denn der konkrete Bestand eines Schutzrechtes manifestiert sich gerade auch in den von ihm gewährten Ausübungsrechten. Die Unterscheidung hat sich aber als terminologischer Ausgangspunkt zur Lösung des Kon­flikts zwischen widerstreitenden Erfordernissen des freien Warenverkehrs und Interessen des gewerblichen Rechtsschutzes durchgesetzt.^[13] Vom EuGH wird aber mittlerweile nur noch be­tont, dass es für die Rechtfertigung auf den spezifischen Gegenstand des Schutzrechtes an­kommt.^[14] Die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung eines Schutzrechts tritt damit faktisch in den Hintergrund. Sie findet sich seit 1990 nicht mehr in den Urteilen des EuGH. Dies ist auf ein bewusstes Abrücken von einem nicht angemessenen rechtlichen Ansatz zu- rückzuführen.^[15]

Solange die einzelstaatlichen Vorschriften zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Gemeinschaft noch nicht vereinheitlicht sind, kann lediglich der mitgliedstaatliche Gesetzge­ber über ihren Bestand entscheiden. Es ist damit allein Sache der Mitgliedstaaten zu bestim­men, in welchem Umfang sie den Schutz der gewerblichen und kommerziellen Eigentums­rechte gewährleisten wollen und wie diese im Einzelfall ausgestaltet sein sollen. Die Voraus­setzung und Modalitäten des Schutzes bestimmen sich nach dem jeweiligen nationalen Recht der jeweiligen Mitgliedstaaten.^[16] Die Regeln des freien Warenverkehrs führen daher nicht zu einer materiell-rechtlichen Änderung des nationalen Rechtsbestandes. Der EGV lässt gem Art 295 die Eigentumsordnungen der Mitgliedstaaten unberührt; daher bleibt die Dichotomie zwi­schen dem materiellen Bestand des gewerblichen Eigentums und der Ausübung der hieraus resultierenden nationalstaatlich gewährleisteten Rechte, welche gemeinschaftsrechtlich einge­schränkt werden kann, fortbestehen.^[17]

Im folgenden soll nun das Spannungsverhältnis gewerblicher Schutz- und Immaterialgüter­rechte zu den Grundfreiheiten des EGV am Beispiel des Einflusses des Markenrechtes (Wa­renzeichenrechtes) auf den freien Warenverkehr untersucht und dargestellt werden.

Hierbei wird das Augenmerk auf den Erschöpfungsgrundsatz sowie die Problematik von Pa­rallelimporten gelegt, welche zweifelsohne mit der Frage der Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten im direkten Zusammenhang steht. Im Vordergrund steht die Darstellung und Interpretation wichtiger Rechtsprechung des EuGH, wobei das Gewicht auf die neueren Ent- schei dungen, vornehmlich seit ca 1980 gelegt wird. Aus Gründen der vorgegebenen Be­schränkung kann ein vertieftes Eingehen auf Entscheidungen nationaler Gerichte nicht erfol­gen.

1.2. Spezifischer Gegenstand des Markenrechts

Eine Beschränkung des freien Warenverkehrs unter Berufung auf nationales Markenrecht ist nur dann zulässig, wenn dies zur Wahrung des spezifischen Gegenstandes des Schutzrechtes notwendig und erforderlich ist.^[18]

Die Problematik liegt va darin, den spezifischen Inhalt der Schutzrechte angesichts der ver­schiedenen nationalen Rechtsordnungen zu bestimmen. Der EuGH hat Kriterien anhand einer Einzelfallrechtsprechung entwickelt. Bei der Bestimmung des spezifischen Gegenstands und der Erforderlichkeit der diesen wahrenden Rechte ist zu beachten, dass die gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte und die Erfordernisse des freien Warenverkehrs so aufeinan­der abgestimmt werden müssen, dass einerseits die rechtmäßige Ausübung der durch die Rechtsordnung eines Mitgliedstaates eingeräumten Rechte, die unter die im Sinne des Art 30 EGV gerechtfertigten Einfuhrverbote fällt, geschützt wird, dass andererseits dieser Schutz je­doch jeder missbräuchlichen Ausübung dieser Rechte versagt wird, die geeignet ist, künstli­che Abschottungen innerhalb des Gemeinsamen Marktes beizubehalten oder zu schaffen.^[19]

Durch das Markenrecht erlangt der Inhaber das ausschließliche Recht, eine Ware unter einer bestimmten Bezeichnung in den Verkehr zu bringen mit dem Ziel, daß die Konsumenten über die Herkunft der Ware Auskunft bekommen und Konkurrenten eine etwaige Vertrauensstel­lung nicht ausnützen können.^[20] Der Markenrechtsinhaber soll insbesondere gegen Einfuhren von Waren aus anderen Mitgliedstaaten vorgehen können, die verwechslungsfähige Waren­zeichen tragen. Der Zeicheninhaber soll vor Konkurrenten geschützt werden, die unter Mißbrauch der auf Grund des Wareneichens erworbenen Stellung und Kreditwürdigkeit wi­derrechtlich mit dem Zeichen versehene Erzeugnisse veräußern.^[21] Das Warenzeichenrecht soll Zeicheninhaber gegen Handlungen Dritter schützen, die durch Herbeiführen der Verwechs­lungsgefahr den mit dem Zeichen verbundenen Ruf für sich auszunutzen suchen.^[22]

Nach Ansicht des EuGH liegt die Hauptfunktion des Warenzeichens darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Erzeugnisse zu garantieren, indem es ihm ermöglicht wird, die Erzeugnisse ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden.^[23] Die Marke hat demnach eine Identifikationsfunktion. Hierzu muß allerdings gewährleistet sein, dass alle mit ihr versehenen Waren unter der Kon­trolle eines einzigen Unternehmens hergestellt werden. Dieses Unternehmen verbürgt die Qualität der mit der Marke gekennzeichneten Waren.^[24] Die Herkunftsfunktion und Garantie der Ursprungsidentität der Marke bezieht sich in einem weitergehenden Verständnis nicht mehr auf die Herkunftsidentität im Sinne eines betrieblichen Herkunftsnachweises, sondern auf die Produktidentität im Sinne einer Ursprungsidentität, welche vom Markeninhaber kon­trolliert und verantwortet werden kann.

Selbst wenn aber nach diesen Grundsätzen eine Beschränkung des freien Warenverkehrs zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt ist, kann diese gem Art 30 EGV unzulässig sein, wenn die Ausübung des Schutzrechtes eine willkürliche Diskrimi­nierung oder eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten zur Folge hat. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber seine Befugnisse dazu missbraucht, Märkte künstlich abzuschotten.^[25]

Die Ausübung der gewerblichen Schutzrechte muss sich daher an objektiven Erfordernissen messen lassen und darf nicht von subjektiven Interessen zum rein wirtschaftlichen Nutzen des Rechtsinhabers geleitet sein.

2. Der Erschöpfungsgrundsatz

In das Schutzrecht wird dann nicht mehr eingegriffen, wenn Waren vom Zeicheninhaber selbst bzw mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurden. Das Ausschließlichkeitsrecht ist diesfalls erschöpft. Die Lehre vom Erschöpfungsgrundsatz soll verhindern, daß nationale Märkte vor aus anderen Mitgliedstaaten kommenden Produkten abgeschottet und sohin am Verkehr im EU-Binnenmarkt behindert werden.

Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung Kriterien entwickelt, in welchen Fällen eine Erschöp­fung eines Markenrechtes eintritt und wann nicht.

2.1. EuGH, Rs 192/73 (Van Zuylen/HAG = HAG I)

In dieser Entscheidung^[26] entwickelte der EuGH die Theorie von der Ursprungsgleichheit der Marken.

Die belgische Tochtergesellschaft des deutschen Unternehmens HAG AG war nach dem zweiten Weltkrieg als deutsches Eigentum zwangsenteignet und 1971 in die Van Zuylen KG eingegliedert worden. Diese wehrte sich nun gegen die Einfuhr von Kaffee aus Deutschland unter der Marke „HAG“, weil sie selbst für das Benelux-Gebiet die entsprechenden Marken­rechte besitzt.

Der EuGH verweist darauf, dass zwar der Bestand der nationalen Markenrechte nicht vom EGV berührt werde, sehr wohl aber deren Ausübung, wenn dies zu einer Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs führe. Eine Beschränkung sei nur dann zulässig, wenn die Ausübung des Rechtes zur Wahrung des spezifischen Gegenstandes dieses Rechtes notwendig sei. Aufgrund der Ursprungsgleichheit beider Markenrechte im konkreten Fall sah der Gerichtshof diese Voraussetzung, nämlich die Ausübung des Rechts zur Wahrung seines spezifischen Gegenstandes, nicht als gegeben an. Die Van Zuylen KG konnte sich sohin nicht auf ihr auf das Benelux-Gebiet beschränkte Recht an der Marke „HAG“ berufen, um Einfuh­ren von Kaffee unter dem gleichen Warenzeichen aus Deutschland hintanzuhalten.

Die Ausschließlichkeit des Warenzeichenrechts als Folge der auf das nationale Hoheitsgebiet beschränkten Geltung der nationalen Rechtsvorschriften darf vom Inhaber eines Warenzei­chenrechts gem der HAG I-Entscheidung nicht dazu benutzt werden, in einem Mitgliedstaat den Vertrieb von Waren zu verbieten, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig unter ei­nem ursprungsgleichen identischen Warenzeichen hergestellt werden. Eine derartige Isolie­rung der nationalen Märkte verstößt in den Augen des Gerichtshofes gegen eines der wesent­lichen Ziele des Vertrages, nämlich den Zusammenschluss der nationalen Märkte zu einem einheitlichen gemeinschaftsweiten Markt. Die Angabe der Herkunft einer Ware sei in einem solchen einheitlichen Markt nützlich, doch könne die entsprechende Aufklärung der Verbrau­cher auch auf andere Weise sichergestellt werden, welche den freien Warenverkehr nicht be­einträchtigt. Es verstößt daher zum Zeitpunkt der HAG I-Entscheidung gegen die Bestim­mungen über den freien Warenverkehr, wenn der Vertrieb eines Erzeugnisses, das in einem Mitgliedstaat rechtmäßig mit einem Warenzeichen versehen wurde, in einem anderen Mit­gliedstaat allein mit der Begründung verboten wird, in diesem Staat bestehe ein ursprungs­gleiches identisches Warenzeichen.

Auch ein Dritter darf ein Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat vertreiben, wenn er dieses im ersten Staat ordnungsgemäß erworben hat. Er ist dem Inhaber des Warenzeichens im je­weils anderen Staat gleichgestellt.

Nach dieser Entscheidung rechtfertigt eine Spaltung der Markenrechte, sei sie auch zwangs­weise geschehen, keine Verhinderung ausländischer Importe unter dem gleichen Warenzei­chen, wenn eine ursprüngliche Identität gegeben war. Zu beachten ist allerdings, dass hierbei der Blick nur auf die Identität der Marke selbst gerichtet wird. Kriterien wie Herkunft und Qualität des mit der Marke versehenen Produktes bleiben unbeachtet.

2.2. EuGH, Rs C-10/89 (CNL-SUCAL/HAG = HAG II)

1979 wurde die Van^[27] Zuylen KG von der deutschen Suchard AG gekauft und in eine Tochter­gesellschaft umgewandelt. Seit 1985 exportierte diese belgische Tochtergesellschaft Hag­Kaffee nach Deutschland. Die deutsche HAG AG in Bremen wollte sich der Einfuhr und dem Vertrieb in Deutschland mit Hinweis auf ihr Markenrecht widersetzen.

Der EuGH ging nun von seiner Rechtsprechung in der Entscheidung HAG I wieder ab und gab die Theorie von der Ursprungsgleichheit für Fälle unfreiwilliger Markenaufspaltung auf. Art 30 EGV steht nach diesem Schwenk in der Rechtsprechung demnach nationalen Vor­schriften nicht entgegen, welche es einem Unternehmen gestatten, sich der Einfuhr gleicharti­ger Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu widersetzen, die im letztgenannten Staat rechtmäßig mit einem gleichen oder verwechselbaren Zeichen versehen worden sind, selbst wenn das Warenzeichen, unter dem die streitigen Waren eingeführt werden, ursprünglich ei­ner Tochtergesellschaft des Unternehmens gehörte, das sich den Einfuhren widersetzt, und nach der Enteignung der Tochtergesellschaft von einem Dritten erworben wurde.

Der Gerichtshof stellt in seiner Begründung nunmehr besonders auf die durch das Warenzei­chen verbürgte Produktidentität im Sinne einer kontrollierten und vom Markeninhaber ver­antworteten Ursprungsidentität ab.

Im System eines unverfälschten Wettbewerbes, wie es durch den EGV geschaffen werden soll, müssen die Unternehmen in der Lage sein, die Kunden durch die Qualität ihrer Erzeugnisse oder Dienstleistungen an sich zu binden. Dies ist nur möglich, wenn es Kennzeichen gibt, mit deren Hilfe sich die jeweiligen Erzeugnisse und Dienstleistungen identifizieren las­sen. Damit das Warenzeichen diese Aufgabe erfüllen kann, muß es die Gewähr bieten, dass alle Erzeugnisse, die mit ihm versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.^[28]

Entscheidend in den Überlegungen des EuGH ist nun die Frage, inwieweit der Zeicheninhaber die Möglichkeit hat, seine Zustimmung zum Inverkehrbringen von Waren zu geben, die das von ihm registrierte Zeichen tragen. Der spezifische Gegenstand besteht darin, dass dem Zei­cheninhaber das Recht verliehen wird, das Warenzeichen beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benutzen, und dass er dadurch vor Konkurrenten geschützt wird, die die Stellung und den Ruf des Warnzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zei­chen versehener Erzeugnisse zu missbrauchen suchen.^[29]

Die Hauptfunktion des Warenzeichens bestehe darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermög­licht, das Erzeugnis ohne Verwechselungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unter­scheiden.

Im vorliegenden Fall ist es zur Trennung des Markenrechts als Folge einer Zwangsenteignung gekommen. Von Seiten der HAG AG fehlt es an jeglicher Zustimmung, dass ein gleichartiges Erzeugnis, welches von einem vom Rechtsinhaber weder rechtlich noch wirtschaftlich abhän­gigen Unternehmen hergestellt und vertrieben wird, in einem anderen Mitgliedstaat unter dem gleichen oder unter einem verwechslungsfähigen Warenzeichen in den Verkehr gebracht wird.^[30]

Daher muss nun der Zeicheninhaber - in Abkehr von der Rechtsprechung im HAG I-Urteil - die Befugnis haben, sich der Einfuhr eines gleichartigen Erzeugnisses unter einer mit seinem eigenen Warenzeichen verwechslungsfähigen Bezeichnung zu widersetzen. Andernfalls wäre die Hauptfunktion des Zeichens gefährdet: Die Verbraucher wären nicht mehr in der Lage, den Ursprung des gekennzeichneten Erzeugnisses festzustellen, und der Rechtsinhaber könnte für die schlechte Qualität eines Erzeugnisses verantwortlich gemacht werden, die ihm aber in keiner Weise zuzurechnen ist.^[31]

Die faktische und rechtliche Kontrollmöglichkeit der mit dem Zeichen versehenen Waren geht dem Umstand vor, dass ein nach nationalen Rechtsvorschriften geschütztes Warenzei­chen und ein gleichartiges Warenzeichen, mit dem das eingeführte Erzeugnis aufgrund der Rechtsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaates versehen ist, ursprünglich einmal demselben Inhaber gehört haben, dem allerdings eines der beiden Zeichen durch Enteignung in einem der beiden Staaten vor Gründung der Gemeinschaft entzogen worden ist.^[32] Von der Enteignung ist das aufgespaltene Zeichen wie zwei unterschiedliche zu betrachten. Denn trotz des gemeinsamen Ursprungs haben beide Zeichen unabhängig von ihrem jeweili­gen räumlichen Rahmen ihre jeweils eigene Funktion erfüllt, nämlich zu garantieren, dass die gekennzeichneten Erzeugnisse aus einer einzigen Quelle stammen.^[33]

Nach der Durchbrechung der alleinigen Inhaberschaft eines Zeichens durch Enteignung muss sohin jeder Inhaber der entstandenen zwei Zeichen die Möglichkeit haben, sich der Einfuhr und dem Vertrieb von Waren aus dem Mitgliedstaat des jeweils anderen Zeicheninhabers zu widersetzen, sofern es sich um gleichartige Erzeugnisse handelt, die mit dem gleichen oder mit einem verwechslungsfähigen Zeichen versehen sind.^[34]

Der Gerichtshof hat seine Rechtsprechung insoweit fortentwickelt, als dass die Ursprungs­gleichheit nicht mehr allein entscheidendes Kriterium für die Erschöpfung eines Zeichenrech­tes darstellen kann. Vielmehr kommt es auf die Möglichkeit der Qualitätskontrolle der Waren durch den Inhaber des jeweiligen Zeichens an. Im Falle einer Spaltung durch Enteignung fehlt es nicht nur an der Zustimmung des ursprünglich Berechtigten, sondern insbesondere an die­ser Kontrollmöglichkeit. Man kann die Rechtsprechung des EuGH nur so deuten, dass durch die zwangsweise Aufspaltung zwei neue Zeichen entstanden sind, die gegenseitig nicht nur dann Schutzwirkung entfalten, wenn es sich um gleichartige bzw verwechslungsfähige Zei­chen handelt, sondern auch, wenn mit ihm gleichartige Erzeugnisse, wie im konkreten Fall koffeinfreier Kaffee, gekennzeichnet werden.

Weiters ist darauf hinzuweisen, dass der EuGH in der HAG II-Entscheidung nicht mehr die früher gebräuchliche Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung der Schutzrechte tätigt. Sack sieht diese Aufgabe zu Recht, da sie keine brauchbaren Kriterien dafür biete, ob ei­ne Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit zum Schutze des gewerblichen oder kommerziel­len Eigentums gerechtfertigt ist.^[35]

Dem ist insoweit zuzustimmen, als die Unterscheidung gleichermaßen künstlich erscheint wie darauf abstellt, dass die nationalen Markenrechte unterschiedliche Gegenstände beinhalten. Die unterschiedliche inhaltliche Tragweite der nationalen Rechtsordnungen sollte durch die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung mit Blick auf den gemeinsamen Markt ab­gefangen werden.

Viel wichtiger ist dagegen eine EG-einheitliche Bestimmung des spezifischen Gegenstandes der Schutzrechte. Bestimmt man diesen nur nach rein nationalem Recht, hätten die Mitglied­staaten die Möglichkeit, durch entsprechend großzügige Schutzgewährung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes das Verbot von Maßnahmen gleicher Wirkung gem Art 30 EGV in beträchtlicher Weise auszuhöhlen. Aus den Unterschieden, die mangels einer Harmo­nisierung der innerstaatlichen Bestimmungen über die kommerzielle Nutzung von Schutz­rechten weiterbestehen, dürfen keine Hindernisse für den freien Warenverkehr im Gemeinsa­men Markt hergeleitet werden.^[36]

2.3. EuGH, Rs C-9/93 (IHT/Ideal Standard)

Die amerikanische Unternehmensgruppe^[37] Ideal Standard war bis 1984 über ihre französische und deutsche Tochtergesellschaft Eigentümerin des Warenzeichens “Ideal Standard” für Sani­tärartikel und Heizungsanlagen in Frankreich und Deutschland. 1984 wurde die Marke von der französischen Tochtergesellschaft an eine nicht mit dem Konzern verbundene Gesell­schaft verkauft, welche es wiederum an ein anderes Unternehmen übertrug, das auch nicht mit der amerikanischen Unternehmensgruppe verbunden war. Dieses wurde anläßlich des Expor­tes von Heizungsanlagen nach Deutschland unter der Marke „Ideal Standard“ vom deutschen Tochterunternehmen der Amerikaner auf Unterlassung geklagt.

Der EuGH kommt zum Ergebnis, dass auch im Falle einer freiwilligen Markenübertragung in einem Mitgliedstaat das Recht in einem anderen nicht erschöpft ist und das Klagebegehren des deutschen Unternehmens daher zu Recht besteht. Die Theorie von der Ursprungsgleich­heit wurde im Sinne der HAG II-Entscheidung auch für Fälle der rechtsgeschäftlichen Mar­kenübertragung aufgegeben.

2.3.1. Warenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr

Im Unterschied zu den HAG-Fällen, in denen von den Verfahrensparteien genau das gleiche Produkt vertrieben wurde, ergibt sich im hiesigen Sachverhalt allerdings ein Unterschied inso­fern, als das deutsche Unternehmen bereits 1976 mit dem Vertrieb von Heizungsanlagen auf­gehört hatte und unter der Marke „Ideal Standard“ nurmehr Sanitärartikel produzierte und vertrieb.

Für den EuGH steht außer Frage, dass ein Unterlassungsanspruch, der sich aus einem ge­schützten Warenzeichen entweder aufgrund der Eintragung oder einer anderen Grundlage er­gibt, über die Erzeugnisse hinausreicht, für die das Zeichen erworben worden ist. Das Waren­zeichenrecht soll die Zeicheninhaber gegen Handlungen Dritter schützen, die durch Herbei­führung einer Verwechslungsgefahr für die Verbraucher den mit dem Zeichen verbundenen Ruf für sich auszunutzen versuchen. Eine solche Gefahr kann durch die Verwendung dessel­ben Zeichens für andere Erzeugnisse als die, für die ein Warenzeichenrecht durch Eintragung oder auf andere Weise erworben worden ist, herbeigeführt werden, sofern zwischen den Er­zeugnissen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen angebracht sehen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren vom selben Un­ternehmen stammen. Die Ähnlichkeit der Waren gehört zum Begriff der Verwechslungsge­fahr und ist anhand des Zwecks des Warenzeichenrechts zu beurteilen.^[38] Je nachdem, wie weit man den Begriff der Verwechslungsgefahr und Ähnlichkeit der Waren auslegt, gelangt man zur einer schwächeren oder stärkeren Behinderung bzw Beschränkung des freien Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten.

Der EuGH hat bereits zuvor festgestellt, dass die Festlegung der Kriterien dafür, ob eine Ver­wechslungsgefahr vorliegt, zu den Modalitäten des Schutzes des Warenzeichenrechtes gehört, die sich nach nationalem Recht bestimmen.^[39]

Das Gemeinschaftsrecht gebietet weiters keine enge Auslegung des Begriffes der Verwechs- lungsgefahr^[40] Die Anwendung des nationalen Rechts darf aber weder zu einer willkürlichen Diskriminierung noch zu einer verschleierten Beschränkung des innergemeinschaftlichen

Handels führen. Diese liegt dann vor, wenn die Ähnlichkeit der Waren vom nationalen Ge­richt willkürlich beurteilt wird. Diesfalls besteht keine Rechtfertigung im Sinne des Art 30 EGV, erst recht dann nicht, wenn gar keine Ähnlichkeit der Waren gegeben ist.^[41] Da die Frage nach der Ähnlichkeit selbst zwar eine Rechtsfrage ist, die allerdings bestimmte Tatsachenfeststellungen voraussetzt, muss sie vom jeweiligen nationalen Gericht im konkre­ten Fall beantwortet werden und kann dies der EuGH nicht allgemein tun.^[42]

2.3.2. Territorialitätsprinzip im Warenzeichenrecht

Ansprüche aus dem nationalen Warenzeichenrecht sind sowohl gebietsgebunden als auch voneinander unabhängig. Der Territorialitätsgrundsatz besagt, dass Bedingungen des Schutzes eines Warenzeichens sich jeweils nach dem Recht des Staates richten, in dem Schutz begehrt wird. Daher können mit staatlichen Sanktionen nur Handlungen belegt werden, welche auf dem Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates vorgenommen wurden. Art 30 EGV, welcher Ein­fuhrbeschränkungen zum Schutz des geistigen Eigentums grundsätzlich zulässt, setzt we­sensmäßig voraus, dass die Rechtsvorschriften des Einfuhrstaates auf die Handlungen An­wendung finden, die in bezug auf das eingeführte Erzeugnis im Hoheitsgebiet dieses Staates vorgenommen werden. Sie müssen durch Art 30 EGV gerechtfertigt sein und gedeckt wer­den.^[43]

[...]

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^[1] Epiney, in Callies-Ruffert, Rz 33 zu Art 30.

^[2] Vgl zB EuGH, Rs 35/87, Slg 1988, 3585 (Thetford/Fiamma).

^[3] Vgl zB EuGH, Rs 102/77, Slg 1978, 1139 (Hoffmann-La-Roche/Centrafarm).

^[4] Vgl zB EuGH, Rs 402/85, Slg 1987, 1747 (Basset/Société des auteurs).

^[5] Vgl zB EuGH, Rs C-47/90, Slg 1992, I-3669 (Delhaize/Promalvin).

^[6] Vgl zB EuGH, Rs C-3/91, Slg 1992, I-5529 (Exportur/LOR).

^[7] Vgl zB EuGH, Rs C-317/91, Slg 1993, I-6227 (Renault/Audi).

^[8] Epiney in Callies/Ruffert, Rz 34 zu Art 30.

^[9] Epiney in Callies/Ruffert, Rz 34 zu Art 30.

^[10] Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und die europäische Warenverkehrsfreiheit, Rz 4.

^[11] Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und die europäische Warenverkehrsfreiheit, Rz 5.

^[12] Epiney in Callies/Ruffert, Rz 35 zu Art 30; zB EuGH, Rs 192/73, Slg 1974, 731 (Hag I /Van Zuylen Frères) ua.

^[13] Müller-Graff Art 36, Rz 77.

^[14] Becker, in Schwarze, EU-Kommentar, Art 28, Rz 71.

^[15] Rodríguez Iglesias, Die Bedeutung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für die Errichtung des Binnenmarktes, 20.

^[16] Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfreiheit, Rz 6.

^[17] Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfreiheit, Rz 7.

^[18] Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfreiheit, Rz 9

^[19] Müller-Graff, Art 36, Rz 79.

^[20] Vgl zB EuGH, Rs C-317/91, Slg 1993, I-6227 (Renault/Audi).

^[21] Vgl zB EuGH, Rs C-10/89, Slg 1990, I-3711 (Hag II) uvam.

^[22] Vgl zB EuGH, Rs 102/77, Slg 1978, 1139 (Hoffmann/La Roche).

^[23] Vgl zB EuGH, Rs 102/77, Slg 1978, 1139 (Hoffmann/La Roche).

^[24] Vgl zB EuGH, Rs C-10/89, Slg 1990, I-3711 (Hag II).

^[25] Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfreiheit, Rz 13.

^[26] Slg 1974, 731.

^[27] 1990, I-3711.

^[28] 1990, I-3711, Rz 13.

^[29] 1990, I-3711, Rz 14.

^[30] 1990, I-3711, Rz 15.

^[31] 1990, I-3711, Rz 16.

^[32] 1990, I-3711, Rz 17.

^[33] 1990, I-3711, Rz 18.

^[34] 1990, I-3711, Rz 19.

^[35] Sack, Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht, 193.

^[36] Sack, Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht, 194.

^[37] Slg 1994, I-2789.

^[38] Slg 1994, I-2789, Rz 16.

^[39] EuGH, Rs C-317/91, Slg 1993, I-6227 (Deutsche Renault), Rz 31.

^[40] 1993, I-6227, Rz 32.

^[41] 1994, I-2789, Rz 19.

^[42] 1994, I-2789, Rz 20.

^[43] 1994, I-2789, Rz 21-23.