Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung
I. Ausgangssituation der Erdal GmbH & Co. KG
II. Konkrete Risiken durch gewerblichen Rechtsschutz
III. Latente Risiken innerhalb der Unternehmensstruktur
B. Die Einordnung des Markenrechts
C. Alle Haftungsrisiken
I. Haftungsrisiken durch die Abmahnung
1. Die Wirksamkeit der Abmahnung
2. Die Geltendmachung der Ansprüche aus gewerblichen Rechtsschutz
a) Eintragungen im nationalen Markenregister versus Verkehrsgeltung
b) Verwechslungsgefahr mit den Marken oder sonstigen Zeichen
aa) Das Frosch-Logo als Marke
bb) Die Bezeichnung „REX“ als Marke
(1) Die Verwendung auf der Ware (Produkt Flasche)
(2) Die Verwendung auf den Werbematerialen (Messe)
cc) Die Firmenbezeichnung „Erdal“ im geschäftlichen Verkehr
II. Weitere Haftungsrisiken ohne eine erfolgte Abmahnung
1. Gefährdungspotential durch Nutzung der Marke „ERDAL“
2. Gefährdungspotential wegen Verwässerung der Marke „ERDAL“
3. Gefährdungspotential durch Nutzung der Marke „Auto-REX“
III. Die Handlungsalternativen bzgl. dem Markenrecht
IV. Gefährdungspotential & Haftungsrisiken mit Compliance-Charakter
1. Definitionen im Compliance-Umfeld
2. Die zivil- und strafrechtlichen Haftungsrisiken
3. Mögliche Indikatoren für Haftungsrisiken der E. KG
a) Inhaltlicher Auftritt im Internet
b) Verhalten im Wettbewerb und bzgl. Handelsrecht
c) Weitere Gefahrenpotentiale
D. Schlussteil und Quintessenz
I. Handlungsempfehlungen für das Markenrecht mit Abmahnung
II. Handlungsempfehlungen für das Markenrecht ohne Abmahnung
III. Handlungsempfehlungen für das Compliance-Thema
IV. Einführung und Etablierung eines Compliance-Systems
1. Definition eines solchen Compliance-Systems
2. Aufbau eines Compliance-Systems
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
A. Einleitung
I. Ausgangssituation der Erdal GmbH & Co. KG
Die Erdal GmbH & Co. KG (E. KG) hat sich seit ihrer wirtschaftlichen
Gesundung und nach Geschäftsübernahme der Brüder Erdale und Erdukan Türcise ausschließlich auf zwei Kundenkreise konzentriert: Speditionen und öffentliche Fuhrunternehmen (B2B-Modell). Die Brüder sind beide einzel- vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Erdal GmbH als Komplementärin der E. KG. Zudem sind sie die Kommanditisten der E. KG. E. KG beschäftigt 143 Mitarbeiter, davon 16 im EU-Ausland (F, FIN, S) auf Provisionsbasis. Die Abmahnung der Werner & Mertz GmbH (W. & M. GmbH) wegen Verletzung des Markenrechts zwingt zu umfassenden Überlegungen und Handlungen.
II. Konkrete Risiken durch gewerblichen Rechtsschutz
a. Im Rahmen der Abmahnung wird E. KG die unrechtmäßige Benutzung des Namens „Erdal“ als geschäftliche Bezeichnung, der Bezeichnung „REX, des Frosch-Logos zur Kennzeichnung der Waren und eine rechtsverletzende Kom- bination (Frosch-Logo und „Erdal“) jeweils mit Verwechslungsgefahr vorge- worfen. Die ausschließlichen Rechte des Inhabers (W. & M. GmbH) werden geltend gemacht. Die Abmahnung besteht aus der Unterlassungsaufforderung bzw. einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zum Zwecke einer außergerichtlichen Streitbeilegung1, die bis spätestens 27.03.2013 rechtsverbindlich abgezeichnet werden soll (Markenschutz 1).
b. Nicht Inhalt der Abmahnung ist die Benutzung der Bezeichnung „ERDAL“ und „AUTO-REX“ als eingetragene Marken. Hier bestehen möglicherweise weitere Risiken durch unsachgemäße Benutzung, die es hinsichtlich einer Verwechslungsgefahr und Verwässerung zu überprüfen gilt (Markenschutz 2).
c. Die Terminsetzung zur Abzeichnung der Erklärungen gibt bereits eine zeitliche Direktive für die Handlungsalternativen, um das Haftungsrisiko2 rechtlich zu minimieren und betriebswirtschaftlich zu optimieren.
III. Latente Risiken innerhalb der Unternehmensstruktur
Eine Vielzahl von möglichen Regelverstößen mit einer geringen bis erheblichen Außenwirkung inklusive Haftungsrisiken3 für das Unternehmen und den Geschäftsführern gilt es mittels einer Compliance4 - Bestandsaufnahme zu untersuchen (Compliance 3). Insbesondere dolose Verstöße, aber nicht nur diese, sind zu verhindern (Prävention), aufzudecken und aufzuarbeiten5. Eine Basis einer solchen Compliance mit Organisationsanforderungen an die Beteiligten sind in §§ 9, 30, 130 OWiG aufzufinden6. Anlass für tiefergehende Überlegungen geben z. B. das Verhalten des Vertriebs gegenüber öffentlichen Fuhrunternehmen und Speditionen (Privatwirtschaft), die inhaltliche Gestaltung des Internetauftritts, Handlungen beim Wettbewerb, Erfordernisse aus dem Handelsrecht etc. Um solche Schwachstellen im Griff zu halten, werden zum Schluss betriebswirtschaftlich optimierte Handlungsempfehlungen aufgeführt7.
B. Die Einordnung des Markenrechts
Das Markenrecht zählt zum Teilbereich des gewerblichen Rechtsschutzes und des geistigen (nicht materiellen) Eigentums8. Das Markenrecht spricht u.a. von geschützten Marken und sonstigen Zeichen (§ 1 MarkenG) als Schutzgegen- stand. Solche Zeichen sind auch die geschäftliche Bezeichnung und die Wort- oder Bildmarken. Sie werden durch Verkehrsgeltung,Verkehrsdurchsetzung oder Eintrag ins Markenregister zum Schutzgegenstand mit Schutzwirkungen begrenzt von einigen Schutzhindernissen. Um die Schutzwirkung zu erhalten, gilt es zuvor die Schutzvoraussetzungen zu prüfen. Solche Zeichenmarken treten auch als zwei- oder dreidimensionale Abbildungsmarken auf9. Die Schutzentstehung kann formfrei durch Benutzung und Bekanntheitsgrad regionale Verkehrsgeltung entfalten. Sie kann aber auch mittels Eintrag formgebunden ins deutsche Markenregister erfolgen. Auch Gemeinschaftsmarken als Eintrag im EU-Markenregister oder weltweite Marken in das weltweite Markenregister sind möglich. Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die nationale Ebene, sofern eine internationale Betrachtung zur rechtlichen Risikoanalyse und -abwägung nicht erforderlich ist.
C. Alle Haftungsrisiken
I. Haftungsrisiken durch die Abmahnung
Zu prüfen gilt hier zunächst die Wirksamkeit der Abmahnung mit ihren gesamten Bestandteilen10 und die Rechtmäßigkeit des gewerblich bean- spruchten Rechtsschutz seitens W. & M. GmbH. Eine Abmahnung ist keine Prozessvoraussetzung. Der verschuldensunabhängige Anspruch auf Unter- lassung mit einer unterschriebenen Erklärung des Abgemahnten stellt zudem eine Möglichkeit der vorgerichtlichen Streitlösung dar. Der Bestandteil der Verpflichtungserklärung wird in Erwägung gezogen, um eine Kostentragung durch den Abmahnenden in einem möglichen gerichtlichen Verfahren bei sofortigem Anerkenntnis des Beklagten zu vermeiden (§ 93 ZPO). Gläubiger W. & M. GmbH als Inhaber könnte gemäß Markenrecht gegen den Schuldner E. KG Ansprüche auf Unterlassung und Rückruf (§§ 14 Abs. 5, 15 Abs. 4, 18 Abs. 2 MarkenG) wegen widerrechtlicher Kennzeichnung der Waren, Werbe- materialien und sonstiger Medien nach §§ 14 Abs. 3 Nr. 1, 2, 4, 5 MarkenG haben, sofern die Voraussetzungen nach §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2, 3 MarkenG als ausschließliches Recht gelten und zudem die Abmahnung wirksam ist.
1. Die Wirksamkeit der Abmahnung
a. Für die Wirksamkeit einer Abmahnung muss Form, Inhalt, Vollmacht, Wiederholungsgefahr und Erklärungsfrist geprüft werden.
b. Die Form kann mündlich erfolgen und ist formfrei. Aus Gründen der
Nachweisbarkeit empfiehlt sich jedoch -wie hier geschehen- die schriftliche Form11. Die Form wurde demnach eingehalten.
c. Der Inhalt der Abmahnung muss in hinreichender Deutlichkeit erfolgen und muss bestimmte Punkte beinhalten12. Als Verletzungshandlung wird die Verwechslungsgefahr der Markenidentität von W. & M. GmbH mit ihren Erdal- Produkten genannt. Die Nutzung der Bezeichnung „REX“, dem Frosch-Logo und dem Namen „Erdal“ der E. KG in der strafbewehrten Unterlassungs- erklärung (§ 1004 BGB) und die beiden letzteren in Kombination bei der Unterlassungsaufforderung wird aus markenrechtlichen Gründen rechtswidrig abgemahnt. Im Falle einer Verweigerung werden rechtliche Schritte angedroht. Ein Prozess vor Gericht ist ein solch rechtlicher Schritt. Unter Umständen ist jedoch der Inhalt nicht hinreichend, weil die Unterlassungsaufforderung nicht die Marken ausreichend präzisiert z.B. durch Registernummern. Eine textliche Präzisierung erfolgt aber in der Unterlassungserklärung. Da eine Abmahnung im Kontext aller Bestandteile steht, kann sich der Abgemahnte durch die gedankliche Zusammenlegung der Schreiben den Inhalt hinreichend er- schließen. Zudem braucht eine Erläuterung der Verletzungshandlung in recht- licher Sicht nicht umfassend und richtig dargestellt werden, solange der Inhalt sich dem Abgemahnten erschließt und er die Schlussfolgerungen daraus ablei- ten kann13. Im Übrigen ändert daran auch nichts die falsche Bezeichnung der Firma Erdal VerwaltungsgesellschaftmbH in der Unterlassungserklärung. Der Abgemahnte könnte jederzeit einen Gegenvorschlag machen. Abmahnkosten mit Ausnahme des Portos sind nicht entstanden. Ein Rechtsanwalt als Man- datsträger wurde nicht eingeschaltet. Eine Verpflichtungserklärung (§§ 683, 670 BGB) ist eigentlich unnötig, könnte aber jederzeit herausgestrichen werden, ohne die Wirksamkeit des Inhalts der Unterlassungserklärung zu gefährden14. Der Inhalt der Abmahnung ist somit ausreichend.
d. Des Weiteren ist strittig, ob eine Vollmacht vorliegen muss. Bei keiner ausreichenden Vollmacht -hier keine beiliegende Vollmachtsurkunde- des Abmahnenden würde die Abmahnung bei einer unverzüglichen Ablehnung nach § 174 S. 1 BGB unwirksam. Diese Thematik verschärft sich durch die irritierende Abzeichnung mit i.V. von Herrn Dr. Klaus Schlau als Geschäfts- führer der W. & M. GmbH. Nachweislich ist Herr Schlau kein Geschäftsführer. Dazu genügt bereits ein Blick in das Impressum der Internetseite. Nach alter Rechtsprechung des OLG Düsseldorf15 konnte der Abgemahnte die Abmahnung unverzüglich bei keiner beiliegenden Vollmachtsurkunde die geschäftsähnliche Handlung der Abmahnung wie eine rechtsgeschäftliche ablehnen. Durch die neue Rechtsprechung des BGH16 wurde entschieden, dass der Vollmachtsnach- weis auf eine Abmahnung nicht anwendbar ist, wenn die Abmahnung mit einem Angebot zum Abschluss eines Unterwerfungsvertrages verbunden ist. Ein Unterwerfungsvertrag stellt die rechtsverbindliche Unterlassungserklärung dar. Mithin bleibt die Abmahnung in vorliegender Konstellation wirksam.
e. Unter Umständen muss jedoch Wiederholungsgefahr der Verletzungs- handlung gegeben sein. Diese wird im Umfeld von Markenrechtsverletzungen stets vermutet. Demzufolge liegt eine Wiederholungsgefahr vor. f. Eine Erklärungsfrist muss angemessen sein. Üblich ist ca. eine Woche17. Im vorliegenden Fall wurde eine Reaktionsmöglichkeit sogar um knapp zwei Wochen verlängert, so dass der E. KG insgesamt ca. ein Monat für eine Reaktion ermöglicht wurde. Die Frist ist demnach mehr als angemessen. Damit ist die Abmahnung gegenüber E. KG insgesamt wirksam. Durch die Abmahnung tritt eine wettbewerbsrechtliche Sonderbeziehung mit einer Aufklärungs- und Antwortpflicht des Abgemahnten nach § 242 BGB ein18.
2. Die Geltendmachung der Ansprüche aus gewerblichen Rechtsschutz
a) Eintragungen im nationalen Markenregister versus Verkehrsgeltung
a. Nach Prüfung des Markenregisters des DPMA stellt die Bezeichnung „REX“ (bzw. „Rex“ älter, Anmeldetag: 16.11.1908) eine nationale Wortmarke dar (Anmeldetag: 30.04.1997, Schutzende: 30.04.2017, Warenverzeichnis: u.a. Metallreinigungsmittel, Registernr.: 397194528). Ebenso findet man als eine nationale Wort-/Bildmarke das Frosch-Logo (grün) (Anmeldetag: 15.03.1912, Schutzende: 30.04.2022, u.a. Putz- und poliermittel, Registernr.: 177274). Der Inhaber ist in beiden Fällen die W. & M. GmbH. Eine geschäftliche Bezeich- nung namens „Erdal“ als zu schützendes Zeichen ist nicht eingetragen.
b. Demgegenüber steht die Nutzung eines Frosch- und Auto-Logos, der
Bezeichnung „ERDAL“ und „Auto-REX“ seitens der E. KG. Hierbei gilt es zwischen den verwendeten Zeichen als Wortmarke „Auto-REX“ auf den Werbeträgern für die Messe, den zweidimensionalen Abbildungskombinations- marke der Ware (Flasche) im Internet bzw. den dreidimensionalen Flaschen- kostümen auf der Messe und der dreidimensionalen Kombinationsmarke der Ware19 (Flasche) zu unterscheiden. Neben den Einträgen ins Markenregister, die zu ausschließlichen Schutzrechten führen, gibt es auch noch die Schutzent- stehung mittels regionaler Verkehrsgeltung, bei welchem der Bekanntheitsgrad nachzuweisen ist (z. B. durch Umfrage)20. Der Vollständigkeit halber soll hier auch noch auf die bundesweite Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) hingewiesen werden, mit der ein Anmelder sogar die Eintragungshindernisse nach § 8 Nr. 1-3 MarkenG überwindet21. Es handelt sich dann insofern ebenfalls um eine eingetragene Marke22.
c. Die E. KG könnte für ihre kombinierten oder nicht kombinierten Zeichen „Auto-REX“, dem grünen Frosch- bzw. roten Auto-Logo und dem Namens- zeichen „Erdal“ Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG durch Benutzung einen gewissen Bekanntheitsgrad bei beteiligten Verkehrskreisen haben. Dazu müsste die E. KG nach der überwiegenden Rechtsprechung über 50 % Durch- setzungsgrad in einer Region bei nicht unterscheidungsfähigen oder freihalte- bedürftigen Zeichen nachweisen. Im Ausnahmefall reicht aber nach Recht- sprechung selbst dieser prozentuale Anteil nicht23. Des Weiteren ist die reine Hinzuziehung von Prozentsätzen nach der CHIEMSEE-Entscheidung des EuGH auch nicht allein maßgeblich, sondern weitere Merkmale wie die Intensität und Dauer der Benutzung der Zeichen oder der Werbeaufwand bestimmen die Umstände des Einzelfalls24. In der vorliegenden repräsentativen Umfrage (Stichprobe: 1000) der TU Kaiserslautern 1985 hat E. KG einen Be- kanntheitsgrad von ca. 55 % für den Raum Mainz, Kaiserslautern und Saar- brücken nachgewiesen. Ob es sich hier um ein unterscheidungsfähiges und nicht freihaltebedürftiges Zeichen handelt, bei dem sogar ein Bekanntheitsgrad von ca. 20 bis 50 % ausreicht25, wird sich auf den folgenden Seiten zeigen. Die Folgen der Darlegungen sind nach § 6 MarkenG für Vorrang und Zeitrang festzuhalten: Die Wort-/Bildmarke als Frosch-Logo ist demnach die prioritäts- ältere Marke durch Eintragung. Lokal hat also E. KG eine regionale Verkehrs- geltung für bestimmte Zeichen erreicht. Für den Namen „Erdal“ als Unter- nehmenskennzeichen gibt es keine Eintragung im nationalen Markenregister.
b) Verwechslungsgefahr mit den Marken oder sonstigen Zeichen aa) Das Frosch-Logo als Marke
Es könnte aus Gründen der Schutzwirkung mit Verbotsrecht eine
Markenverletzung für die Wort-/Bildmarke nach § 14 Abs. 2 MarkenG
vorliegen. Dann hätte die W. & M. GmbH (u.a.) Unterlassungs- und Rück-
rufanspruch nach §§ 14 Abs. 3, 4, 18 Abs. 2 MarkenG. Dazu müsste zunächst eine Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen der E. KG mit den geschützten Marken der W. & M. Mertz GmbH vorliegen, auch wenn das Zeichen nur mit der geschützten Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Die Definition der Ähnlichkeit bzw. der Verwechslungsgefahr lässt sich aus § 9 MarkenG entnehmen.
[...]
1 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 200 ff.
2 siehe Abbildung 1.
3 siehe Abbildung 1.
4 Creifelds, Rechtswörterbuch, 259.
5 Schwager, in: Security Management 2011, 190 (190 ff.).
6 Bergmoser/Theusinger/Gushurst, in: BB Special 5 (zu BB 2008, Heft 25), 4.
7 siehe Abbildung 2
8 File: Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht.png, abrufbar im Internet:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geistiges_Eigentum_und_Wettbewerbsrecht.png> oder menügeführt über <http://commons.wikimedia.org/wiki> → Suchtext «Geistiges Eigentum» (Stand: 10.03.2013).
9 Eichmann, in: GRUR-int 2000, 483 (483 f.)
10 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 202.
11 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 200.
12 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 200 f.
13 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 201.
14 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 202.
15 OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.11.2006 - I-20 U 22/06, 20 U22/06, JurisPR, 1.
16 BGH, Urteil vom 19.05.2010 - I ZR 140/08, JurisPR, 1 (Rn. 15).
17 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 202.
18 OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.11.2006 - I-20 U 22/06, 20 U22/06, JurisPR, 1 (Rn. 22).
19 Eichmann, in: GRUR-int 2000, 483 (485f).
20 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 44.
21 Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, 51 f.
22 Berlit, Das neue Markenrecht, 18.
23 Berlit, Das neue Markenrecht, 13 f.
24 Campos Nave, Markenrecht in der Unternehmenspraxis, 41 f.
25 Campos Nave, Markenrecht in der Unternehmenspraxis, 41.