Der Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse nach der Entscheidung GRUR 2012, 1230. MPEG-2-Videosignalcodierung


Studienarbeit, 2017

38 Seiten, Note: 2,0


Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Ausarbeitung

A. Einleitung

B. Die Entscheidung „MPEG-2-Videosignalcodierung“
I. Sachverhalt
II. Prozessgeschichte
1. Patentverletzungsklage vor dem Landgericht Düsseldorf
2. Zurückweisung der Berufung durch das Oberlandesgericht Düsseldorf
3. Lösung des BGH
a) Unmittelbares Erzeugnis.
b) Erschöpfung

C. Analyse
I. Bedeutung der Entscheidung
1. Erzeugnis
2. Unmittelbarkeit
3. Erschöpfung bei Verfahrenspatenten
II. Kritik und Einordnung
1. Unkörperliche Erzeugnisse
2. Erschöpfung von unmittelbaren Verfahrenserzeugnissen
III. Diskussion
IV. Eigene Lösungsansätze

D. Abschließende Betrachtung

Literaturverzeichnis

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Abkürzungsverzeichnis

Gebraucht werden die üblichen Abkürzungen, vgl. Kirchner, Hildebert / Butz, Cornelie: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 5. Auflage, 2003.

Ausarbeitung

A. Einleitung

Die Vorschrift des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG besagt, dass es verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers, ein durch ein patentiertes Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu einem dieser Zwecke einzuführen oder zu besitzen. Seit ihrer Einführung im Jahre 1891 ist die Norm unverändert geblieben und war in der Folgezeit besonders in der Chemieindustrie relevant.[1] Mit dem Aufkommen digitaler Erzeugnisse und der wachsenden Bedeutung von Informationen werden das Patentrecht und der Verfahrenserzeugnisschutz vor neue Fragen gestellt. Sind die bisherigen Normen und Begriffe des Patentrechts der digitalen Entwicklung gewachsen? Die Entscheidung MPEG-2-Videosignalcodierung des BGH[2] aus dem Jahr 2012 bezieht dazu Stellung, inwiefern Datenfolgen derivativen Erzeugnisschutz genießen können.

Die folgende Untersuchung dieser Entscheidung soll zeigen, dass die Begriffe des „Erzeugnisses“ und der „Unmittelbarkeit“, die anhand von Verfahren zur Herstellung industrieller Produkte oder chemischer Verbindungen entwickelt wurden und sich deshalb an den Problemen der körperlichen Verarbeitung, Vermischung und Verbesserung orientieren, nur bedingt auf unkörperliche Erzeugnisse wie Daten übertragen lassen.

In einem ersten Schritt soll die Entscheidung „MPEG-2-Videosignalcodierung“ kurz vorgestellt werden. Dafür wird der Sachverhalt skizziert und die Prozessgeschichte anhand der Kernaussagen der Vorinstanzen dargestellt. Diesen wird abschließend die Lösung des BGH gegenüberübergestellt. Im zweiten Schritt der Arbeit werden die Auswirkungen der Entscheidung für den Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse untersucht, indem die Kernaussagen der Entscheidung mit Tendenzen in der Literatur und Rechtsprechung verglichen werden. Im letzten Schritt soll eine kritische Einordnung anhand der zuvor gewonnenen Erkenntnisse erfolgen und der Versuch eines eigenen Lösungsansatzes unternommen werden.

B. Die Entscheidung „MPEG-2-Videosignalcodierung“

I. Sachverhalt

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin eines europäischen Patents für Verfahren zur Codierung und Decodierung von Videobilddaten.[3] Solche Videobilddaten kommen bei der Herstellung und Wiedergabe von DVDs innerhalb des internationalen MPEG-2-Standard zur Anwendung. MPEG ist eine innerhalb der International Organisation for Standards (ISO) gegründete Expertengruppe, die sich mit Kompressions- und Dekompressionsstandards beschäftigt und unter anderen den MPEG-2-Standard entwickelt hat.[4] Die Klägerin ist einer vom mehreren Patentinhabern, die ein maßgebliches Verfahren zur Verwirklichung dieses Standards entwickelt und ihr Patent in einen Patentpool eingebracht haben, der von der MPEG LA LLC verwaltet wird.[5] Zu den Aufgaben der MPEG LA LLC gehört die Vergabe von Unterlizenzen an Interessierte.

Die Beklagte ist ein griechisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von optischen Datenträgern mit Videoinhalten spezialisiert hat, die nach dem MPEG-2-Standard codiert wurden. Sie gehört zu den großen DVD-Herstellern in Griechenland und vertreibt diese überwiegend dort, darüber hinaus aber auch im europäischen Ausland. Die Beklagte hat weder einen weltweiten Standard-Poollizenz-Vertrag noch Einzellizenzverträge mit anderen Lizenzinhabern abgeschlossen.

Am 09.02.2007 initiierte die Klägerin eine Testbestellung bei der Beklagten, wofür sie eine Dritte beauftragte, die Bestellung aufzugeben. Inhalt der Bestellung war die Herstellung und Lieferung von 500 DVDs. Der für die Herstellung notwendige DVD-Master wurde der Beklagten auf einem H-Tape Type IV mit der Zustimmung der Klägerin zur Verfügung gestellt. Die auf dem H-Tape bereits vorhandenen komprimierten Daten übertrug die Beklagte auf einen so genannten „Glassmaster“, der wiederum als Vorlage für die Herstellung des „Stampers“ (Stempel) diente. Mittels dieses Stempels prägte die Beklagte die Dateninhalte der ursprünglichen Pressvorlage in die Kunststoffscheiben der DVDs und lieferte diese auftragsgemäß im März 2007 nach Deutschland.

In diesem Verhalten sah die Klägerin eine unmittelbare und mittelbare Verletzung des Klagepatents und erhob Klage auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz vor dem LG Düsseldorf.

II. Prozessgeschichte

1. Patentverletzungsklage vor dem Landgericht Düsseldorf

Das LG hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben.[6] In der Begründung wird ausgeführt, dass die Beklagte von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch gemacht habe. Betroffen seien die Ansprüche 11, 21 und 25.[7] Patentanspruch 11 schütze das Codierverfahren, mit dessen Hilfe die Videodaten erzeugt werden. Die von der Klägerin angegriffenen optischen Datenträger stellen laut dem LG unmittelbar (körperliche) Erzeugnisse des durch Anspruch 11 geschützten Verfahrens (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG) dar.[8] Das LG führt aus, dass es sich bei dem Klagepatent um ein für den MPEG-2-Standard wesentliches und zwingendes Patent handele. In Anbetracht des Umfangs der Geschäftstätigkeit der Beklagten könne man nicht davon ausgehen, dass diese in keinem einzigen Fall von dem Klagepatent Gebrauch gemacht habe.[9] In einem solchen Fall obliege es der Beklagten, darzulegen, wie sie bei Befolgung des Standards die zur Merkmalsverwirklichung führende Option nicht angewandt habe. Dieser Darlegungslast sei die Beklagte jedoch nicht nachgekommen.[10] Die Patentansprüche 21 und 25 schützen das Decodierungsverfahren und Decodierungssystem, die in DVD-Playern zur Wiedergabe der codierten Videodaten eingesetzt werden. Nach dem LG stellen Angebot und Vertrieb solcher DVDs, die dem MPEG-2-Standard entsprechen, eine mittelbare Verletzung der Ansprüche 21 und 25 dar (§ 10 Abs. 1 PatG), weil es sich dabei um Mittel handelt, die sich auf ein wesentliches Element des geschützten Verfahrens und des Decodiersystems beziehen. Sie seien auch geeignet, die geschützten Gegenstände wortsinngemäß zu verwirklichen.[11]

2. Zurückweisung der Berufung durch das Oberlandesgericht Düsseldorf

Die Berufung gegen dieses Urteil wurde vom OLG Düsseldorf[12] zurückgewiesen. Das OLG setzte sich dabei insbesondere mit zwei Auffassungen der Beklagten auseinander. Diese vertrat erstens den Standpunkt, dass es bei der Herstellung der DVDs überhaupt nicht zu einer Benutzung des Patents gekommen sei. Sie habe eine reine Vervielfältigung der bereits verfahrensgemäß codierten Daten vorgenommen, die die Klägerin ihr auf dem „H-Tape“ zur Verfügung gestellt hatte.[13] Zweitens stellten nach Ansicht der Beklagten die hergestellten DVDs keine unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse i.S.d. des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG dar.

Das OLG hielt der ersten Auffassung hauptsächlich entgegen, dass die Daten, die von der Beklagten auf die DVDs gepresst wurden, ursprünglich durch eine patentgemäße Verfahrensführung zu Stande gekommen seien. Da sich diese codierten C-2-Daten bei allen folgenden Verfahrensschritten, also auch bei der bloßen Pressung durch die Beklagte, nicht änderten, liege eine Verwendung des Verfahrenspatents vor.[14]

Das OLG ging weiter davon aus, dass es sich bei den DVDs um unmittelbare Verfahrenserzeugnisse i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG handele. Bei mehreren Behandlungsmaßnahmen sei die Unmittelbarkeit immer dann gegeben, wenn das durch die Erfindung geschaffene Erzeugnis seine Charakteristik und Selbstständigkeit durch die weiteren Behandlungsschritte nicht einbüßt.[15] Dies sei bei den angegriffenen DVDs der Fall, da die darauf enthaltenen Aufzeichnungsstrukturen durch das Verfahren des Klagepatents gewonnen wurden und durch das Pressen auf die Scheiben ihre charakteristischen Eigenschaften nicht verloren haben.[16] Problemlos handele es sich nach dem OLG bei dem Streitgegenstand um körperliche Erzeugnisse gem. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG, da keine Videosignale oder Daten als solche im Streit stünden, sondern optische Datenträger (DVDs), auf denen mit Hilfe von Vertiefungen und Erhebungen die codierten Daten gespeichert wurden.[17] Im Hinblick auf die mittelbare Patentverletzung der Ansprüche 21 und 25 des Klageanspruchs schloss sich das OLG weitestgehend dem LG an. Gegen die Entscheidung des OLG legte die Beklagte Revision ein.

3. Lösung des BGH

a) Unmittelbares Erzeugnis

Der BGH stimmt den Vorinstanzen nur insofern zu, als dass die Beklagte ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG in den Verkehr gebracht hat, das vom Verbietungsrecht des Patentinhabers umfasst ist. Im Gegensatz zu den Vorinstanzen stellt der BGH dabei jedoch nicht nur auf die DVDs als Erzeugnis des geschützten Verfahrens ab, sondern betrachtet schon die codierte, eine Videobilder repräsentierende Folge von Videobilddaten als unmittelbares Ergebnis des Herstellungsverfahrens.[18] War das Berufungsgericht noch davon ausgegangen, dass es unerheblich sei, ob auch unkörperliche Gegenstände vom Erzeugnisschutz umfasst sein können, da im vorliegenden Fall die optischen Datenträger und keine Daten als solche im Streit stünden, rückt der BGH dagegen die verfahrensgemäß gewonnene Datenfolge als unmittelbares Erzeugnis in den Mittelpunkt. Da es sich dabei um einen unkörperlichen Gegenstand handele, setzt sich der BGH in seiner Begründung auch mit der Frage auseinander, inwiefern unkörperliche Erzeugnisse überhaupt Erzeugnisschutz genießen können. Dabei geht er in einem ersten Schritt auf die Signalfolge-Entscheidung ein[19], in der ein Gebrauchsmuster für ein Tarifierungsprogramm beansprucht wurde. Der BGH hatte darin entschieden, dass auch unkörperliche Signalfolgen, die beispielsweise über das Internet übermittelt oder auf einem Computer gespeichert werden, Sachschutz genießen können. Er begründete dies damit, dass der jeweilige Datenträger, also das Internet oder ein Rechner, für die bestimmungsgemäße Nutzung der Daten keine bedeutende Rolle spiele, sondern lediglich als Speichermedium fungiere. Daraus folgert der BGH in der Entscheidung MPEG-2-Videosignalcodierung, dass es auch bei der DVD-Herstellung nicht auf die verschiedenen eingesetzten Datenträger ankommen könne.[20] Vielmehr sei die verfahrensgemäß codierte Datenfolge, die auf den Datenträgern (Master, Stamper, DVD) lediglich materialisiert wurde, als unmittelbares Ergebnis anzusehen.

In einem zweiten Schritt setzt sich der BGH mit der in der Literatur vertretenen Auffassung über die Schutzfähigkeit unkörperlicher Verfahrensergebnisse auseinander. Dabei unterscheidet er Verfahrensergebnisse wie Licht, Wärme, elektrische Energie und Schall auf der einen von Ergebnissen wie Videodaten auf der anderen Seite.[21] Dass die Fachliteratur einen Erzeugnisschutz für Ergebnisse wie Licht und Wärme ablehnt[22], sei aus Sicht der BGH für den Streitfall unerheblich. Im Gegensatz zu Licht und Wärme, die sich nur ge- oder verbrauchen lassen, können Videodaten wie körperliche Gegenstände mittels der dafür vorgesehenen Geräte beliebig oft bestimmungsgemäß genutzt werden.[23] Da sie somit wie eine Sache genutzt und Gegenstand des Handelsverkehrs sein können, sei es sachlich angemessen, ihnen den Schutz eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses zuzubilligen.

b) Erschöpfung

Durch die Fokussierung auf die Videobilddaten als unmittelbares Erzeugnis zieht der BGH weitreichende Konsequenzen für die Frage der Erschöpfung. Ausgangspunkt für diese Überlegung war die Tatsache, dass das Master-Tape mit den bereits codierten Daten mit Zustimmung der Patentinhaberin an die Beklagte gelangt war und ihr Patentrecht an diesem Gegenstand insoweit erschöpft gewesen sein könnte. Die Vorinstanzen hatten eine Erschöpfung jedoch abgelehnt, da sich durch die Überlassung des Master-Tapes zum Zwecke eines Testkaufs der wirtschaftliche Wert des Schutzrechts noch nicht realisiert habe. Angelehnt wurde die Begründung an die markenrechtliche Parfümtester-Entscheidung[24]. Der BGH widerspricht dieser Auffassung: Aus seiner Sicht realisiert sich der wirtschaftliche Wert der Erfindung in dem Moment, in dem die Patentinhaberin der Testkäuferin die Benutzung des Verfahrens oder eines hierdurch hervorgebrachten Erzeugnisses gestattet, und zwar unabhängig zu welchem Zweck.[25] Daher könne die Patentinhaberin gegenüber der Testkäuferin keine Rechte mehr aus dem Klagepatent herleiten, da in Bezug auf das Master-Tape Erschöpfung eingetreten sei, worauf sich folglich auch die Beklagte berufen könne. Dieser stehe nun die aus der Erschöpfung folgende Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses zu. Von dieser Befugnis sei nach dem BGH auch die bloße „Vervielfältigung durch Pressung“[26] der 500 DVDs durch die Beklagte gedeckt. Der BGH sieht in der Herstellung der DVDs durch die Beklagte folglich eine reine Reproduktion des bereits erschöpften Erzeugnisses und keine erneute Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 11 des Klagepatents. Eine unberechtigte Hervorbringung weiterer unmittelbarer Erzeugnisse liege deshalb nicht vor. Der BGH wies die Klage deshalb als unbegründet zurück.

C. Analyse

I. Bedeutung der Entscheidung

Welche Auswirkungen hat die Entscheidung für den Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse? Patentrechtlich ist die Entscheidung interessant, weil sie verschiedene Merkmale des Erzeugnisschutzes nach § 9 S. 2 Nr. 3 unmittelbar thematisiert. Einerseits stehen mit den streitgegenständlichen DVDs und der codierten Datenfolge technisch komplexe Erzeugnisse im Fokus, andererseits hängen mit der Art ihrer Herstellung auch Fragen der Unmittelbarkeit und der Erschöpfung zusammen. Da es sich bei diesen Merkmalen, also in erster Linie dem Erzeugnis selbst, dem Herstellen und der Unmittelbarkeit, um auslegungsbedürftige Merkmale handelt[27], gibt es in der Literatur verschiedene Auffassungen darüber, wie diese Begriffe ausgelegt werden sollen. Im Folgenden wird untersucht, inwiefern die MPEG-2-Videosignalcodierung-Entscheidung Problemfelder der Begriffe „Erzeugnis“ und „Unmittelbarkeit“ berührt, darin bestehende Auffassungen stützt oder neue Richtungen einschlägt. Dazu wird der jeweilige Stand der Diskussionen kurz skizziert, um eine Einordnung zu erleichtern.

1. Erzeugnis

In Bezug auf den Begriff „Erzeugnis“ besteht in der Literatur insbesondere darüber Streit, inwieweit auch unkörperliche Gegenstände darunter zu verstehen sind.[28] Bisher betrachtete die herrschende Auffassung nur körperliche Gegenstände als potenzielle Verfahrensergebnisse.[29] Die Vertreter dieser Meinung begründeten die Notwendigkeit der Körperlichkeit von Erzeugnissen mit einem Verweis auf das Erzeugnispatent nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG, bei dem es erforderlich sei, die zu schützenden Erzeugnisse eindeutig im Patentanspruch zu kennzeichnen und somit beispielsweise vom Stand der Technik unterscheidbar zu machen.[30] Für diese Kenntlichmachung und Identifizierbarkeit wurde eine „Körperlichkeit“ vorausgesetzt, die die Möglichkeit schuf, die Sache, Vorrichtung oder Maschine nach ihren jeweiligen körperlichen Merkmalen zu beschreiben.[31]

Diese Ansicht ist wohl überholt, wobei es keine einheitliche Gegenauffassung gibt, sondern mehrere Tendenzen erkennbar sind:

Zum einen ist unstrittig, dass reine Informationen oder Erkenntnisse keine Erzeugnisse i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG sein können[32], zum anderen wird vertreten, dass eine Begrenzung des Schutzes auf körperliche Gegenstände zu kurz greift.[33]

Begründet wird der erst genannte Standpunkt zum einen mit der Regelung des § 1 S. 2 Nr. 4 PatG, der einen Patentschutz für Informationen gesetzlich ausschließt.[34] Bloße Erkenntnisse, die in einem geschützten Screening-Verfahren gewonnen wurden, können beispielsweise keinen derivativen Erzeugnisschutz genießen.[35] Zum anderen wird die Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Arbeitsverfahren zur Begründung herangezogen, da das durch § 9 S. 2 Abs. 3 PatG geschützte Erzeugnis nicht durch ein Arbeitsverfahren gewonnen werden kann. Beim Herstellungsverfahren entsteht aus einem Ausgangsmaterial ein davon abweichendes Endprodukt, wogegen beim Arbeitsverfahren lediglich veränderungsfrei auf eine Sache eingewirkt wird.[36] Gewinnt man beispielsweise mittels eines Screening-Verfahrens eine Erkenntnis, so stellt das Verfahren ein Arbeitsverfahren dar, da in der Untersuchung oder Messung eines Körpers eine veränderungsfreie Einwirkung vorliegt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass unkörperliche Gegenstände generell keinen Erzeugnisschutz genießen können. Die Notwendigkeit ihres Schutzes wird in der Literatur mit dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck des § 9 S. 2 Nr. 3 begründet. Eine Einschränkung auf körperliche Erzeugnisse sei in der Norm, die lediglich ein „hergestelltes Erzeugnis“ fordert, nicht ersichtlich, gleichzeitig solle die Norm ihrem Sinn und Zweck nach wirtschaftlich werthaltige und verkehrsfähige Erzeugnisse schützen, worunter auch unkörperliche Gegenstände verstanden werden können.[37]

Bei Erzeugnissen wie Elektrizität, Schall, Wärme oder Lichtwellen hätte der Inhaber des Verfahrenspatents ohne einen Erzeugnisschutz sogar gar keine Möglichkeit, den ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung in angemessener Weise auszuschöpfen, wenn ihm der Handel mit den hergestellten Erzeugnissen nicht vorbehalten bleibt.[38] Mes nennt diese Eigenschaft die „Marktfähigkeit“ unkörperlicher Erzeugnisse.

Neben dieser wirtschaftlichen Betrachtungsweise lässt sich in der Rechtsprechung eine Tendenz erkennen, die den technischen Charakter unkörperlicher Erzeugnisse in den Fokus rückt: In der Cam-Carpet-Entscheidung[39] hatte das Landgericht Düsseldorf entschieden, dass mittels eines patentgeschützten Verfahrens erzeugte Fernsehbilder derivativen Erzeugnisschutz genießen können, da ihr Bildsignal als elektromagnetische Welle physikalische Eigenschaften besitze. In der bereits erwähnten Signalfolge-Entscheidung des BGH, in der es um den Gebrauchsmusterschutz eines Tarifierungsprogramms ging, wurde einem ebenfalls unkörperlichen Gegenstand, in diesem Fall einer Software, Erzeugnisschutz zugesprochen. Hier wurde darauf abgestellt, dass ein Programm „ein sich technisch-physikalisch in einer Daten- oder Signalfolge verkörperndes Erzeugnis“[40] sei und ein fehlendes beständiges körperliches Substrat der Gebrauchsmusterfähigkeit nicht im Wege stehe.[41] Der BGH sprach im Falle der verschiedenen Datenträger von anderen „Verpackungen“, die jedoch denselben Programminhalt transportierten.[42] Einen weiteren wichtigen Schritt dieser Entwicklung stellt die Videosignal-Codierung-I-Entscheidung des LG Düsseldorf dar.[43] Hier stand bereits die Frage im Raum, inwieweit digitale Daten derivativen Erzeugnisschutz genießen können. Das LG hatte ihre Schutzfähigkeit bejaht und gleichzeitig die erforderliche Körperlichkeit als gewährleistet erachtet, da die Daten stets auf einem Datenträger oder Speichermedium materialisiert werden müssten.[44]

Wenngleich diese Entscheidungen nicht ausdrücklich zum Schutz unkörperlicher Erzeugnisse Stellung nehmen, lassen sie doch erkennen, dass zumindest Signal- und Datenfolgen in jedem Fall nicht vom Schutz ausgeschlossen sein müssen.

Die MPEG-2-Videosignalcodierung-Entscheidung kann als Fortsetzung dieser Rechtsprechung gesehen werden, da sie im Gegensatz zu den Entscheidungen der Vorinstanzen nicht erst in der Kombination aus körperlichem Datenträger und Datenfolge ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis erkennt, sondern bereits die codierten („unkörperlichen“) Videodaten mit ihren Informations- und Aufzeichnungsstrukturen als unmittelbares Ergebnis des patentierten Verfahrens betrachtet.[45] Auch wenn sich der BGH in seiner Begründung selbst noch mit der Frage beschäftigt, inwieweit auch Erzeugnisse wie Licht und Wärme Erzeugnisschutz genießen können und dies mit Verweis auf den damaligen Stand der Literatur[46] ablehnt, knüpft die Entscheidung auf technischer Ebene an die Rechtsprechung der Cam-Carpet-, Signalfolge- und Videosignal-Codierung-I- Entscheidungen an.

Der BGH geht in seiner Begründung jedoch auch auf die von Mes beschriebene Marktfähigkeit unkörperlicher Erzeugnisse ein und erweitert diese um eine Bedingung, indem er feststellt, dass unkörperliche Gegenstände dann wie unmittelbare Verfahrenserzeugnisse zu behandeln sind, wenn sie „wie körperliche Gegenstände beliebig oft bestimmungsgemäß genutzt werden können“[47]. Ähnlich wie Mes stellt der BGH damit darauf ab, dass die Videodaten Gegenstand des Handelsverkehrs sein können und es somit angemessen sei, sie als Erzeugnisse des Verfahrens zu schützen.

In Bezug auf den Begriff des „Erzeugnisses“ i.S.d. des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG lässt sich zusammenfassend sagen, dass die MPEG-2-Videosignalcodierung-Entscheidung als eine Bejahung unkörperlicher Erzeugnisse gesehen werden kann, solange es sich dabei um Daten handelt, die mittels eines technischen Verfahrens zu Stande gekommen sind und sich beliebig oft bestimmungsgemäß nutzen lassen. Damit bestärkt die Entscheidung einerseits die Befürworter unkörperlicher Erzeugnisse im Allgemeinen und macht andererseits deutlich, dass Daten bzw. Datenfolgen unter den entsprechenden Voraussetzungen problemlos Erzeugnisschutz genießen können.

Für die Literatur und Rechtsprechung lassen sich zwei Wirkungen der Entscheidung festhalten: Zum einen geht der überwiegende Teil der Literatur mittlerweile davon aus, dass eine Eingrenzung des derivativen Erzeugnisschutzes nicht sachgemäß sei.[48] Die MPEG-2-Videosignalcodierung-Entscheidung scheint dafür eine entscheidende Rolle zu spielen. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass die vom BGH geprägte Formel der beliebig wiederholbaren bestimmungsgemäßen Nutzung eines unkörperlichen Erzeugnisses beispielswiese von Benkard[49] und Busse[50] weitgehend unkritisch übernommen wurde und als Maßstab für den Schutz unkörperlicher Verfahrenserzeugnisse Anwendung findet. Zum anderen deutet sich jedoch an, dass die Abgrenzung zwischen Daten einerseits und Informationen andererseits in der Praxis Schwierigkeiten bereitet und immer wieder der Versuch unternommen wird, mit Bezugnahme auf die MPEG-2-Videosignalcodierung-Entscheidung einen Erzeugnisschutz auch für Informationen zu begründen. Zuletzt musste sich der BGH in seiner Rezeptortyrosinkinase-II-Entscheidung[51] damit auseinandersetzen, inwiefern die Darstellung eines mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewonnen Untersuchungsbefunds ein nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG schutzfähiges Erzeugnis darstellt. Der BGH greift darin die MPEG-2-Videosignalcodierung-Entscheidung auf und erweitert ihre Grundsätze um die Bedingung, dass eine Datenfolge nur dann derivativen Schutz genießen könne, „wenn sie sachlich-technische Eigenschaften aufweist, die ihr durch das Verfahren aufgeprägt worden sind.“[52] Die streitgegenständliche Datenfolge erfülle diese Voraussetzungen nicht, da sie eben keine sachlich-technischen Eigenschaften aufweise. Vielmehr transportiere sie lediglich einen außerhalb des Patentschutz liegenden Informationsgehalt, dessen Wert sich in der einmaligen Übermittlung für ärztliche Zwecke erschöpfe. Arnold kritisiert in diesem Zusammenhang, dass das Kriterium der „Erschöpfung des Werts bei Informationsübermittlung“ unscharf sei und die Frage, ob streitgegenständliche Informationen Schutz verdienen, letztlich in einer Einzelfallprüfung zu entscheiden sei.[53]

2. Unmittelbarkeit

Der durch § 9 S. 2 Nr. 3 PatG vorgesehene Sachschutz wird nicht ohne Einschränkungen gewährt, sondern gilt nur für solche Erzeugnisse, die durch das patentierte Verfahren unmittelbar hergestellt wurden.[54] Was unter einem „unmittelbaren“ Erzeugnis zu verstehen ist, wird in Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich bewertet und war lange Zeit Gegenstand zahlreicher Diskussionen.[55] Grundsätzlich lassen sich ein enger und weiter Ansatz zur Auslegung des Begriffs „unmittelbar“ festmachen: der „chronologische Ansatz“ und die „Eigenschaftstheorie“[56]. Beide Ansätze wurden im Gegensatz zueinander entwickelt und verstanden.[57]

Der „chronologische Ansatz“ geht als enge Auslegung davon aus, dass ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang zwischen dem geschützten Verfahren und dem fertigen Produkt vorliegen muss. Gibt es mehrere Produktionsschritte, muss das geschützte Verfahren den letzten Schritt darstellen, da sonst der unmittelbare Zusammenhang nicht mehr gegeben ist.[58]

Die „Eigenschaftstheorie“ rückt dagegen die Fragen in den Mittelpunkt, welche Bedeutung die einzelnen Zwischenschritte der Bearbeitung haben und inwieweit die Eigenschaften des ersten Verfahrensprodukts trotz weiterer Bearbeitungsschritte für das Endprodukt noch prägend sind. Die weiteren Zwischenschritte werden als unbedeutend betrachtet, wenn die durch das geschützte Verfahren hervorgerufenen Eigenschaften des Ausgangsprodukts auch das Wesen des Endprodukts maßgeblich prägen.[59]

Obwohl der BGH in der Frage des Unmittelbarkeitserfordernisses nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG noch keine höchstrichterliche Entscheidung getroffen hat, setzt sich in der Literatur die Überzeugung durch, dass eine unmittelbare Herstellung im Sinne des „chronologischen Ansatzes“ zu kurz greifen würde.[60]

In der MPEG-2-Videosignalcodierung-Entscheidung hat sich der BGH nicht ausdrücklich mit der Auslegung der Unmittelbarkeit auseinandersetzt. Es wird jedoch deutlich, dass der BGH, wie bereits das OLG Düsseldorf, die „Eigenschaftstheorie“ bei seiner Entscheidung voraussetzt: Das OLG stellte in der Berufungs-Entscheidung fest, dass die Unmittelbarkeit bei mehreren Verfahrensschritten immer dann gegeben sei, wenn das durch die Erfindung geschaffene Erzeugnis seine Charakteristik und Selbstständigkeit durch die weiteren Behandlungsschritte nicht einbüßt.[61] Auch der BGH geht davon aus, dass sowohl die codierte Datenfolge, als auch die DVDs, auf die die Datenfolge kopiert wurde, ein unmittelbares Erzeugnis des geschützten Verfahrens darstellen.[62] Zu einem solchen Ergebnis konnten die Gerichte nur bei Anwendung der „Eigenschaftstheorie“ gelangen, da bei strikter Auslegung nach dem „chronologischen Ansatz“ nur die erste Datenfolge, hier also die auf dem Masterband materialisierte, als unmittelbar hergestellt anzusehen wäre.[63]

3. Erschöpfung bei Verfahrenspatenten

Die patentrechtliche Erschöpfung ist zwar kein Merkmal des unmittelbaren Erzeugnisschutzes nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG, dennoch ist allgemein anerkannt, dass auch unmittelbare Verfahrenserzeugnisse wie patentierte Erzeugnisse nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG dem Grundsatz der Erschöpfung unterliegen.[64] Eine genauere Betrachtung der Rolle der Erschöpfung in der MPEG-2-Videosignalcodierung ist insofern interessant, als dass der BGH in Bezug auf die Erschöpfung deutlich von den Vorinstanzen abweicht und seine abschließende Entscheidung, eine Patentverletzung abzulehnen, hauptsächlich mit dem Argument der Erschöpfung begründet.

Vorrausetzung der patentrechtlichen Erschöpfung ist entweder, dass der Patentinhaber den patentierten Gegenstand oder das unmittelbare Erzeugnis selbst in Verkehr bringt, oder dass ein Dritter dies mit der ausdrücklichen Zustimmung des Patentinhabers tut.[65]

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen besonderen, da die Klägerin nicht selbst tätig wurde, sondern eine Dritte zu einem Testkauf veranlasst hatte und ihr zu diesem Zweck ein Masterband mit der bereits verfahrensgemäß codierten Datenfolge zur Verfügung stellte. Anders als die Vorinstanzen sah der BGH im Handeln der Klägerin eine ausdrückliche Zustimmung an die Testkäuferin zum Inverkehrbringen des unmittelbaren Erzeugnisses. Das Berufungsgericht hatte in diesem Punkt nicht die Zustimmung der Patentinhaberin verneint, sondern darauf abgestellt, dass die Erschöpfung nur eintrete, wenn sich mit dem Inverkehrbringen auch der wirtschaftliche Wert der Erfindung realisiere.[66] Dies sei jedoch bei einem Testkauf, der nur dazu dient, die Rechtstreue der Beklagten zu überprüfen, nicht der Fall.[67]

Die Lösung des BGH setzt sich über dieses Argument hinweg, indem sie die Realisierung des wirtschaftlichen Wertes in das Verhältnis zwischen Patentinhaberin und Testkäuferin vorverlagert: In dem Moment, in dem die Patentinhaberin der Testkäuferin das Band mit der codierten Datenfolge überlässt, realisiere sich bereits der Wert der Erfindung.[68] Zu welchem Zweck dies geschehe, also beispielsweise zu einem Testzweck, sei dabei unerheblich. Worin sich genau der wirtschaftliche Wert dabei realisiert, erläutert der BGH nicht. In der Aushändigung des Masterbandes durch die Testkäuferin an die Beklagte sieht der BGH ein Inverkehrbringen mit Zustimmung des Patentinhabers, ohne dies jedoch weiter zu begründen.[69]

[...]


[1] Verhauwen Mitt. 2013, 543.

[2] GRUR 2012, 1230 – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[3] Ebd.

[4] Nagakoshi/Tamai GRUR Int. 2015, 792, 795.

[5] Ebd. 792, 795.

[6] LG Düsseldorf, Urteil vom 07.10.2008 – 4a O 95/07.

[7] Ebd.

[8] Ebd.

[9] Ebd.

[10] Ebd.

[11] Ebd.

[12] OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.01.2010 – 2 U 129/08.

[13] Ebd.

[14] Ebd.

[15] Das OLG bezieht sich dabei auf OLG Karlsruhe, InstE 11, 15 – SMD-Widerstand; LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 31, 37 – Halbleiterbauelement; LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 87 Tz. 69 – Videosignal-Codierung I.

[16] OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.01.2010 – 2 U 129/08.

[17] Ebd.

[18] GRUR 2012, 1230, 1233, Tz. 21 – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[19] GRUR 2004, 495 – Signalfolge.

[20] GRUR 2012, 1230, 1233, Tz. 22 – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[21] Ebd. 1230, 1234, Tz. 23.

[22] Der BGH verweist in seiner Entscheidung auf: Scharen, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 9 Rn. 53 und Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl, § 9 Rn. 100.

[23] GRUR 2012, 1230, 1234, Tz. 23 – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[24] GRUR 2007, 882 – Parfümtester.

[25] GRUR 2012, 1230, 1234, Tz. 27 – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[26] Ebd. 1230, 1234, Tz. 28.

[27] Me s GRUR 2009, 305.

[28] Vgl. Petri/Böck Mitt. 2012, 103.

[29] Scharen, in: Benkard, PatG, § 9 Rn. 53.

[30] Bacher, in: Benkard, PatG, § 1 Rn. 15.

[31] Mes GRUR 2009, 305, 306; Bacher, in: Benkard, PatG, § 1 Rn. 12.

[32] Ebd. Rn. 53; Petri/Böck Mitt. 2012, 103.

[33] Kühnen, Handbuch Patentverletzung, Kap. A, Rn. 254.

[34] Mes GRUR 2009, 305, 306.

[35] Petri/Böck Mitt. 2012, 103, 104.

[36] Scharen, in: Benkard, PatG, § 9 Rn. 53.

[37] Rinken/Kühnen, in: Schulte, PatG, § 9 Rn. 89; Petri/Böck, Mitt. 2012, 103, 105.

[38] Mes GRUR 2009, 306.

[39] GRUR-RR 2001, 201 – Cam-Carpet.

[40] GRUR 2004, 495, 496 – Signalfolge.

[41] Ebd. 495, 496.

[42] Ebd. 495, 497.

[43] LG Düsseldorf, InstGE 7, 70 – Videosignal-Codierung I.

[44] Ebd.

[45] GRUR 2012, 1230, 1233, Tz. 20 – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[46] Der BGH verweist in seiner Entscheidung auf: Scharen, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 9 Rn. 53 und Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl, § 9 Rn. 100.

[47] GRUR 2012, 1230, 1234, Tz. 23. –MPEG-2-Videosignalcodierung.

[48] Rinken/Kühnen, in: Schulte, PatG, § 9 Rn. 89.

[49] Scharen, in: Benkard, PatG, § 9 Rn. 53.

[50] Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 101.

[51] GRUR 2017, 261 - Rezeptortyrosinkinase-II-Entscheidung.

[52] Ebd. 261, 263, Tz. 21.

[53] Arnold Mitt 2013, 15, 20. (Arnold verweist dabei auf Entscheidungen des OLG Düsseldorf und OLG München, die in Bezug auf Informationen die Kriterien „unkomplizierte Speicherbarkeit durch das menschliche Gedächtnis“ und „verbale Kommunizierbarkeit“ verwenden. Die Kriterien seien unscharf und ihr Verhältnis zueinander nicht geklärt, vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 12, 258 – Blut/Gehirnschranke; OLG München, BeckRS 2015, 18738.)

[54] Kühnen, Handbuch Patentverletzung, Kap. A, Rn. 255.

[55] Verhauwen, FS Düsseldorf 2016, 553, 557.

[56] Keukenschrikver, in: Busse/ Keukenschrikver, PatG § 9 Rn. 109.

[57] Mes GRUR 2009, 305, 307.

[58] Beier/Ohly GRUR Int. 1996, 973.

[59] Ebd. 973, 976.

[60] Kühnen, Handbuch Patentverletzung, Kap. A, Rn. 262.

[61] OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.01.2010 – 2 U 129/08.

[62] GRUR 2012, 1230, 1233, Tz. 19 – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[63] Vgl. Kühnen, Handbuch Patentverletzung, Kap. A, Rn. 264.

[64] Scharen, in: Benkard, § 9 Rn. 25.

[65] Osterrieth, Patentrecht, Rn. 655.

[66] OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.01.2010 – 2 U 129/08.

[67] Ebd.

[68] GRUR 2012, 1230, 1234, Tz. 27 – MPEG-2-Videosignalcodierung.

[69] Ebd. 1230, 1234, Tz. 27.

Ende der Leseprobe aus 38 Seiten

Details

Titel
Der Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse nach der Entscheidung GRUR 2012, 1230. MPEG-2-Videosignalcodierung
Hochschule
Humboldt-Universität zu Berlin
Note
2,0
Autor
Jahr
2017
Seiten
38
Katalognummer
V369724
ISBN (eBook)
9783668472952
ISBN (Buch)
9783668472969
Dateigröße
696 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Patentrecht, Unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, BGH, MPEG-2-Entscheidung, Erzeugnisschutz, Derivativer Erzeugnisschutz
Arbeit zitieren
Thomas Byczkowski (Autor), 2017, Der Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse nach der Entscheidung GRUR 2012, 1230. MPEG-2-Videosignalcodierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369724

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